文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司保定分部 宋珊
2024 年底，澳大利亞聯(lián)邦法院對(duì)備受矚目的美國(guó)著名歌手 “Katy Perry”（藝名，下稱 “Katy”）與澳大利亞服裝設(shè)計(jì)師 “Katie Taylor”（下稱 “設(shè)計(jì)師”）的商標(biāo)侵權(quán)糾紛作出判決。
案情簡(jiǎn)介
Katy 在美國(guó)注冊(cè)了第25類“Katy Perry”商標(biāo)，并委托第三方運(yùn)營(yíng)全球在線商店，全球歌迷（包括澳大利亞歌迷）可通過該網(wǎng)站購(gòu)買“Katy Perry”牌服裝、鞋等商品。此外，Katy 在全球巡回演唱會(huì)澳大利亞站期間，還在當(dāng)?shù)亻_設(shè)臨時(shí)商店，售賣“Katy Perry”牌服裝等。
然而，Katy 在澳大利亞并未注冊(cè)第25 類 “Katy Perry” 商標(biāo)。澳大利亞設(shè)計(jì)師 Katie Taylor于2008年9月29日向澳大利亞官方申請(qǐng)注冊(cè)第25類第1264761號(hào) “Katie Perry” 商標(biāo)時(shí)，Katy 曾委托澳大利亞代理律師與該設(shè)計(jì)師溝通并發(fā)送律師函，要求其撤回商標(biāo)申請(qǐng)。但因遵循代理律師指引，Katy 未能采取有效措施徹底反對(duì)設(shè)計(jì)師申請(qǐng)的 “Katie Perry” 商標(biāo)的注冊(cè)，設(shè)計(jì)師成功獲得澳大利亞第25類“Katie Perry”商標(biāo)注冊(cè)權(quán)，注冊(cè)范圍為“服裝”。
雙方經(jīng)過長(zhǎng)期和談，設(shè)計(jì)師不同意 Katy提出的商標(biāo)共存提議，隨后將 Katy及其關(guān)聯(lián)公司告上法庭，理由是 Katy 在澳大利亞，包括通過國(guó)際網(wǎng)站向澳大利亞消費(fèi)者銷售和使用 “Katy Perry” 標(biāo)識(shí)的行為，侵犯了其已注冊(cè)的澳大利亞第25類第1264761號(hào) “Katie Perry” 商標(biāo)權(quán)。
最終，原告設(shè)計(jì)師的侵權(quán)訴訟被駁回。法官認(rèn)定，歌手Katy早在設(shè)計(jì)師申請(qǐng)商標(biāo)前，就已將“Katy Perry”作為商標(biāo)使用，且享有一定聲譽(yù)，因此設(shè)計(jì)師已注冊(cè)的第1264761號(hào) 25 類“Katie Perry”商標(biāo)不應(yīng)被獲準(zhǔn)注冊(cè)，并判決予以撤銷。
重要提要
本案判決中關(guān)于第25類“服裝”與第25類“鞋，帽”等商品不構(gòu)成類似的說明值得重點(diǎn)關(guān)注。以往澳大利亞商標(biāo)近似審查實(shí)踐中，第25類的“服裝”商品與“鞋，帽”等商品被視為關(guān)聯(lián)商品，構(gòu)成類似。
假設(shè)某注冊(cè)人第25類商標(biāo)僅布局“服裝”商品，對(duì)于在后申請(qǐng)的、與其標(biāo)識(shí)近似且僅申請(qǐng)“鞋，帽”商品的第25類商標(biāo)，在商標(biāo)局階段，可依據(jù)混淆誤認(rèn)條款（S44）成功提出反對(duì)。
但在此次判決中，初審法官和聯(lián)邦法官一致認(rèn)為“服裝”與“鞋，帽”并非類似商品。初審法官指出，“服裝”一詞在《牛津英語詞典》中的定義為“為人而穿的；穿著的服裝；衣服、服飾、服飾”，與澳大利亞權(quán)威詞典《麥考瑞詞典》中的定義大致相同。并且依據(jù)《商標(biāo)注冊(cè)用商品與服務(wù)國(guó)際分類尼斯協(xié)定》，審查員認(rèn)為服裝與鞋類、帽是相互區(qū)分的。
其主要依據(jù)是，第25類商品的大標(biāo)題項(xiàng)是“服裝，鞋，帽”，設(shè)計(jì)師將其第1264761號(hào)“Katie Perry”商標(biāo)僅指定“服裝”這一項(xiàng)商品，這表明她已將鞋、帽排除在注冊(cè)商品范圍之外，所以不應(yīng)認(rèn)定“服裝”與“鞋，帽”構(gòu)成類似商品。
聯(lián)邦法官支持初審法官觀點(diǎn)，他認(rèn)為商標(biāo)注冊(cè)簿應(yīng)作為商標(biāo)的準(zhǔn)確記錄，履行表明其擬應(yīng)用商品貿(mào)易來源的法定職能，注冊(cè)簿界定了注冊(cè)商標(biāo)的法定壟斷范圍，對(duì)其解釋應(yīng)采用不會(huì)造成誤解的方式。
在本案中，“服裝”至少有一個(gè)普通含義是覆蓋身體各部位（而非頭或腳）的衣服。任何出現(xiàn)的歧義都不會(huì)以有利于商標(biāo)所有者的方式解決。設(shè)計(jì)師選擇不將“鞋，帽”作為其商標(biāo)保護(hù)的商品，就沒有理由對(duì)“服裝”一詞進(jìn)行更廣泛解釋，以擴(kuò)大其原注冊(cè)商品的保護(hù)范圍。
聯(lián)邦法官還認(rèn)為，即使商標(biāo)法第120(2)條指出，可通過“類似商品”來擴(kuò)大商標(biāo)注冊(cè)原本的注冊(cè)范圍，以達(dá)到認(rèn)定對(duì)方構(gòu)成侵權(quán)的目的，但這一條款的適用，應(yīng)是避免在侵權(quán)案件中，因?qū)δ骋活悇e內(nèi)選擇商品的狹隘解釋而產(chǎn)生不公平現(xiàn)象。
律師點(diǎn)評(píng)
依據(jù)該判決，我們?cè)跒樯暾?qǐng)人就澳大利亞第25類指定商品提供建議時(shí)，即便擬申請(qǐng)商標(biāo)僅使用在服裝或者鞋單一種類上，也應(yīng)盡可能覆蓋“服裝，鞋，帽”三種商品，以盡量擴(kuò)大保護(hù)范圍。
在消費(fèi)者的普遍認(rèn)知和行業(yè)習(xí)慣中，制造商常使用同一品牌同時(shí)生產(chǎn)服裝和鞋類產(chǎn)品的情況并非罕見，因此一般消費(fèi)者看到由不同主體使用相同或近似商標(biāo)分別售服裝和鞋時(shí)，難以避免產(chǎn)生混淆誤認(rèn)。
但是，澳大利亞法院階段已然認(rèn)定，服裝和鞋類用途不同，由不同材料制成，通過不同制造工藝生產(chǎn)，且往往在不同商店或大型商店（如百貨公司）的不同區(qū)域或部門出售，不應(yīng)視作類似商品。
因此，在澳大利亞商標(biāo)局階段，“服裝”、“鞋”、“帽”很可能仍認(rèn)定為類似商品，但在侵權(quán)訴訟階段，單一指定將難以有效維護(hù)自身權(quán)益。