文/北京市集佳律師事務(wù)所 王斯沄
在打擊惡意商標(biāo)注冊案件中，《商標(biāo)法》第四十四條第一款是規(guī)制違反社會公共利益行為的核心法律依據(jù)。作為《商標(biāo)法》的總則性條款，誠實信用原則在該條款中得到充分體現(xiàn)。該條款明確禁止以擾亂商標(biāo)注冊秩序、損害公共利益、不當(dāng)占用公共資源或其他不正當(dāng)手段謀取利益的行為，從而有效遏制惡意商標(biāo)注冊現(xiàn)象。
在涉外商標(biāo)權(quán)利人的商標(biāo)遭遇搶注時，若能對搶注人的商標(biāo)申請行為進(jìn)行深入剖析，則有可能挖掘出符合《商標(biāo)法》第四十四條第一款中“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”的相關(guān)證據(jù)，進(jìn)而對惡意搶注的商標(biāo)提出無效宣告請求。本文結(jié)合國家知識產(chǎn)權(quán)局最新公布的無效宣告典型案例，深入探討《商標(biāo)法》第四十四條第一款中“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”的司法適用標(biāo)準(zhǔn)。
《商標(biāo)法》第四十四條第一款規(guī)定“已經(jīng)注冊的商標(biāo)，違反本法第四條（不以使用為目的的惡意注冊）、第十條（禁止注冊的絕對理由）、第十一條（缺乏顯著特征）、第十二條（功能性三維標(biāo)志）規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊的，由商標(biāo)局宣告該注冊商標(biāo)無效；其他單位或者個人可以請求商標(biāo)評審委員會宣告該注冊商標(biāo)無效。”該條款針對已注冊商標(biāo)，因其注冊時存在前述情形，依法可被宣告無效。無效宣告的效力溯及商標(biāo)注冊之日，視為該商標(biāo)權(quán)自始不存在。
在前述條款中，本文所討論的“以其他不正當(dāng)手段取得注冊的”的情形和考慮因素被國家知識產(chǎn)權(quán)局在《商標(biāo)審查審理指南》中做進(jìn)一步的解釋。根據(jù)近期國家知識產(chǎn)權(quán)局基于此條款作出的無效宣告案例，筆者將就“以其他不正當(dāng)手段取得注冊的”的考慮因素和分析思路進(jìn)行如下總結(jié)。
商標(biāo)申請數(shù)量和注冊行為模式
在認(rèn)定是否構(gòu)成“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”的情形時，需重點考察系爭商標(biāo)申請人的商標(biāo)申請數(shù)量及注冊行為模式。《商標(biāo)審查審理指南》雖將“申請注冊多件商標(biāo)”列為考量因素之一，但對于“多件”的具體數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)，筆者認(rèn)為，當(dāng)前司法實踐并不機械要求達(dá)到數(shù)十件或數(shù)百件的絕對數(shù)量門檻，而更傾向于結(jié)合申請人商標(biāo)申請總量與行為特征（如商標(biāo)形態(tài)、類別分布等）進(jìn)行比例分析和綜合判斷。
首先，是否“超出一般生產(chǎn)經(jīng)營需要”可作為審查要件予以重點考量。對此，需對系爭商標(biāo)申請人開展全面的經(jīng)營狀況調(diào)查與分析。從商業(yè)實踐角度而言，中小規(guī)模企業(yè)的商標(biāo)申請數(shù)量及覆蓋類別通常與其經(jīng)營規(guī)模呈正相關(guān)。若系爭商標(biāo)申請人為自然人或小微企業(yè)，卻集中申請數(shù)十件乃至上百件商標(biāo)，且涉及多個商品服務(wù)類別，則明顯背離正常經(jīng)營需求。此種情形下，可依法認(rèn)定其行為構(gòu)成《商標(biāo)法》第四十四條第一款規(guī)定的“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”之要件。
例如，在筆者代理的第23851064號“WEALTHY HEALTH”商標(biāo)無效宣告案中，系爭商標(biāo)申請人北京鑫鵬福元商貿(mào)有限公司申請了156件商標(biāo)。從數(shù)量和商業(yè)規(guī)模上看，系爭商標(biāo)申請人作為一個規(guī)模不大的微型企業(yè)，156件商標(biāo)申請的數(shù)量明顯超過一般經(jīng)營的需要，最終該商標(biāo)被國知局予以無效宣告。反而在筆者代理的第43982781號“PERCH”商標(biāo)無效宣告案中，系爭商標(biāo)申請人上海量迅供應(yīng)鏈管理有限公司申請了28件商標(biāo)，相對數(shù)量較小，最終國知局并未支持這一案中申請人基于《商標(biāo)法》第四十四條第一款的主張。
那么如果系爭商標(biāo)申請人申請的商標(biāo)總數(shù)較少，是否就一定不能被認(rèn)定為“以其他不正當(dāng)手段取得注冊的”呢？筆者認(rèn)為也不盡然。除了商標(biāo)申請總數(shù)量之外，其他需要考慮的因素包括系爭商標(biāo)申請人申請注冊商標(biāo)的形態(tài)特征、與他人在先使用的商標(biāo)的相似程度，是否存在一定規(guī)律特征，以及涉嫌搶注他人的商標(biāo)占系爭商標(biāo)申請人全部申請商標(biāo)的比例情況。
在分析系爭商標(biāo)申請人申請注冊商標(biāo)之時，需要對其申請的商標(biāo)進(jìn)行逐一分析、比對，并闡述說明被搶注的商標(biāo)的真實權(quán)利人的情況，并提供參考證據(jù)。如第23851064號“WEALTHY HEALTH”商標(biāo)無效宣告案（系爭商標(biāo)申請人共申請156件商標(biāo)）中，代理人發(fā)現(xiàn)該商標(biāo)申請人北京鑫鵬福元商貿(mào)有限公司申請的多件商標(biāo)與其他具有強顯著性和知名度的商標(biāo)相同或者近似，且被搶注的商標(biāo)的真實權(quán)利人根據(jù)查詢均可以一一對應(yīng)。通過列表，這些系爭商標(biāo)申請人搶注他人的情況可以很清晰的展示出來。
在筆者代理的第52907181號“CORAVIN”商標(biāo)無效宣告案中，被申請人泉州市禮天商貿(mào)有限公司申請注冊了34件商標(biāo)。雖然這個爭議商標(biāo)申請人申請數(shù)量不高，但是所有的商標(biāo)均為模仿或直接抄襲具有極強顯著性的國外知名商標(biāo)，如“JASON WU COLLECTION、MARA & MINE、JORGE ADELER、LEMONHEAD LA、HOFMANN COPENHAGEN”等，無一例外。并且被搶注的品牌集中在服裝、飾品，化妝品等時尚領(lǐng)域，具有一定的規(guī)律性。因此，在總體數(shù)量不高的情況下，國家知識產(chǎn)權(quán)局依然支持了無效宣告申請人的理由。在該無效宣告決定書中，國家知識產(chǎn)權(quán)局指出：被申請人在多類商品上申請注冊了多件與他人在先知名品牌相同的商標(biāo)。而被申請人并未對此行為作出合理解釋。被申請人具有借助他人知名品牌進(jìn)行不正當(dāng)競爭的意圖，不具備注冊商標(biāo)應(yīng)有的正當(dāng)性。
在筆者代理的第61478220號“INVAIO”商標(biāo)無效宣告案中，被申請人在第1、14、19、30、31、35等多個類別的商品、服務(wù)上申請注冊了48件商標(biāo)，除爭議商標(biāo)外，還包含“格沃科 GROUDWORK”、“ROOTELLA”、“AGLUKON及圖”、“奧羅瑞 ORO AGRI”、“利格諾古瑪特 LIGNOHMATE”、“利格諾古瑪特 LIGNOHUMATE”、“OUROFINO”商標(biāo)等。其中不乏與多家肥料公司、農(nóng)業(yè)化學(xué)品公司商業(yè)標(biāo)識相同或近似的商標(biāo)。國家知識產(chǎn)權(quán)局對這種抄襲他人相同領(lǐng)域多個品牌的規(guī)律性行為也著重的強調(diào)和認(rèn)定，最終認(rèn)定被申請人具有借助他人品牌進(jìn)行不正當(dāng)競爭或牟取不正當(dāng)利益的意圖，擾亂了正常的商標(biāo)注冊管理秩序，并有損于公平競爭的市場秩序。因此，爭議商標(biāo)的申請注冊已構(gòu)成《商標(biāo)法》第四十四條第一款“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”所指情形。
被申請人的其他行為
在調(diào)查無效宣告案中系爭商標(biāo)申請人的惡意行為之時，也不應(yīng)僅拘泥于查詢系爭商標(biāo)申請人的申請商標(biāo)狀態(tài)，也應(yīng)該調(diào)查系爭商標(biāo)申請人的其他行為，包括對系爭商標(biāo)申請人的官網(wǎng)、社交媒體賬號進(jìn)行監(jiān)控，及時取證。
在筆者代理的第66304328號“PIXMOB”商標(biāo)無效宣告案中，申請人為來自加拿大的世界知名娛樂公司，經(jīng)營自己的專有照明技術(shù)來無線控制可穿戴設(shè)備PIXMOB品牌手環(huán)，為全球范圍內(nèi)的大型娛樂活動提供服務(wù)，其中包括國際巨星、歌手Taylor Swift（泰勒斯威夫特）的演唱會、國際知名搖滾樂隊Coldplay（酷玩樂隊）巡演、2014年的索契冬奧會、中國消費者耳熟能詳?shù)奶焱蹙扌莿⒌氯A2018年在香港紅磡舉辦的演唱會、MTV VMAs頒獎典禮、2013超級碗中場秀、電子競技總決賽、國際巨星Lady Gaga演唱會等。
本案中，系爭商標(biāo)被系爭商標(biāo)申請人申請在第11類商品上，同時系爭商標(biāo)申請人同時也生產(chǎn)發(fā)光手環(huán)商品，與申請人處于同一商業(yè)領(lǐng)域。系爭商標(biāo)申請人僅申請了9枚商標(biāo)，數(shù)量較少。在調(diào)查系爭商標(biāo)申請人行動之時，代理人發(fā)現(xiàn)系爭商標(biāo)申請人的關(guān)聯(lián)公司在抖音社交媒體關(guān)于國際巨星、歌手Taylor Swift（泰勒斯威夫特）的演唱會上使用申請人的PIXMOB發(fā)光手環(huán)的視頻下面（見下圖），主動聲稱該手環(huán)為其公司生產(chǎn)制造。代理人立刻對該證據(jù)進(jìn)行了固定。
另外，系爭商標(biāo)申請人在第11類商品上搶注了國際知名搖滾樂隊COLDPLAY的名稱作為商標(biāo)，而COLDPLAY正是使用申請人PIXMOB發(fā)光手環(huán)產(chǎn)品的演出者之一，難謂之巧合。代理人指出，雖然系爭商標(biāo)申請人只申請了件商標(biāo)，總體數(shù)量并不多，但認(rèn)定申請商標(biāo)行為是否符合《商標(biāo)法》第四十四條第一款的“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”，不應(yīng)僅看搶注的商標(biāo)的數(shù)量，還應(yīng)該具體分析被申請人及其關(guān)聯(lián)公司的申請商標(biāo)的行為模式、商業(yè)領(lǐng)域和被搶注商標(biāo)與他人在先商標(biāo)的相似性從而綜合考慮。最后，國家知識產(chǎn)權(quán)局支持了申請人的觀點，在無效宣告決定書中提到“被申請人名下共申請9件商標(biāo)，除含有被申請人商號‘瑞兒威’的4件商標(biāo)，其余商標(biāo)如‘brightz’、‘COLDPLAY’、‘pixmob’等均與他人在先使用商標(biāo)或樂隊名稱相同近似。被申請人對上述均未作出合理解釋，且在案提交的證據(jù)不足以證明爭議商標(biāo)及其名下其他商標(biāo)的注冊申請具有正當(dāng)性。據(jù)此，可以認(rèn)定被申請人申請注冊爭議商標(biāo)的行為存在抄襲摹仿他人商標(biāo)牟取利益的故意，該行為擾亂了正常的商標(biāo)注冊管理秩序，并有損公平競爭的市場秩序。因此，爭議商標(biāo)的注冊申請已構(gòu)成《商標(biāo)法》第四十四條第一款所指‘以其他不正當(dāng)手段取得注冊’的情形”。
綜上，在辦理涉及《商標(biāo)法》第四十四條第一款的“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”的商標(biāo)惡意注冊案件中，代理人應(yīng)該就每一案件的具體情況進(jìn)行精準(zhǔn)和細(xì)致的分析，建立個案分析機制，對每起案件的具體情況進(jìn)行精細(xì)化研判，重點考察，并盡量收集更多的惡意證據(jù)，構(gòu)建多維證據(jù)體系，并多多吸取前案經(jīng)驗，在未來的辦案過程中更加得心應(yīng)手。